BGH , Urteil vom 08.02.2007 - I ZR 71/04

bodo Blue Night - Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.

MarkenG § 26 Abs. 3

1. Besteht eine Übung, zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung mehrere Marken zu verwenden - etwa eine auf das Unternehmen hinweisende Hauptmarke und eine der Kennzeichnung der einzelnen Artikel dienende Zweitmarke -, können beide Marken für sich genommen rechtserhaltend benutzt werden.

2. Die rechtserhaltende Benutzung einer Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG erfordert, dass die Marke in üblicher und sinnvoller Weise für die Ware verwendet wird, für die sie eingetragen ist (BGH, Urteil vom 13.6.2002 - Az. I ZR 312/99, GRUR 2002, 1072, 1073 = WRP 2002, 1284 - SYLT-Kuh; BGH, Urteil vom 21.7.2005 - Az. I ZR 293/02, GRUR 2005, 1047, 1049 = WRP 2005, 1527 - OTTO). Wird die Marke in einer von der Eintragung abweichenden Form benutzt, liegt eine rechtserhaltende Benutzung nach § 26 Abs. 3 MarkenG nur vor, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Das ist dann der Fall, wenn der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH, Urteil vom 28.8.2003 - Az. I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047, 1048 = WRP 2003, 1439 - Kellogg's/Kelly's).

3. Werden zur Kennzeichnung einer Ware zwei Zeichen verwendet, liegt es in der Regel nahe, dass der Verkehr darin ein aus zwei Teilen bestehendes zusammengesetztes Zeichen erblickt. Denkbar ist aber auch, dass der Verkehr in der Kennzeichnung keinen einheitlichen Herkunftshinweis, sondern zwei voneinander zu unterscheidende Zeichen sieht (vgl. BGH, Urteil vom 5.4.2001 - Az. I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urteil vom 22.7.2004 - Az. I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Zur rechtserhaltenden Benutzung einer Marke reicht allerdings auch deren Verwendung als Zweitmarke aus (vgl. BGH, Urteil vom 1.7.1993 - Az. I ZR 194/91, GRUR 1993, 972, 974 - Sana/Schosana; Beschluß vom 10.11.1999 - Az. I ZB 53/98, GRUR 2000, 510 = WRP 2000, 541 - Contura).

MIR 2007, Dok. 233