BGH, Urteil vom 30.01.2014 - I ZR 107/10

H 15 - Analoge Anwendung von § 52 Abs. 2 MarkenG auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG

MarkenG § 52 Abs. 2; UWG § 3, § 4 Nr. 10, 8 Abs. 1 Satz 1

1. Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschluss vom 13.03.1997 - I ZB 4/95 - Turbo II; BGH, Urteil vom 24.02.2000 - I ZR 168/97 - Ballermann; BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 169/05c- POST I; BGH, Urteil vom 05.06.2008 - I ZR 108/05 - City Post).

2. Die rechtskräftige Löschung einer Marke führt in einem Verletzungsprozess, der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des Verbotsantrags zur Erledigung der Hauptsache (zum Löschungsverfahren vgl. BGH, Urteil vom 10. 04.2008 - I ZR 167/05 - LOTTOCARD). Reicht die Rückwirkung nach § 52 Abs. 1 oder Abs. 2 MarkenG auf den Tag der Erhebung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage von Anfang an unbegründet. Bei einer Klage, die auf Schadensersatz gerichtet ist, kommt es auf den Zeitraum an, für den Ersatz verlangt wird. Entsprechendes gilt für den Auskunftsanspruch. Reicht die Löschung einer Marke auf den Zeitpunkt einer Abmahnung zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten (vgl. BGH, Urteil vom 22.01.2009 - I ZR 139/07 - pcb).

3. Nach § 52 Abs. 2 MarkenG gelten die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich von § 52 Abs. 2 MarkenG unterfallen die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu - anders als bei der Löschungsklage wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG - nicht erforderlich. Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenanmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG, auf den § 52 Abs. 2 MarkenG unmittelbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich (vgl. BGH, Beschluss vom 20.05.2009 - I ZB 53/08 - Schuhverzierung).

4.

a) Auf den außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG wegen unlauterer Behinderung aufgrund einer bösgläubigen Anmeldung einer Marke findet die Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG entsprechende Anwendung.

b) Auch ohne ausdrückliche Anordnung in der Urteilsformel kann sich eine Rückwirkung der Verurteilung zur Einwilligung in die Löschung einer Marke aus einer Auslegung der Entscheidungsgründe ergeben.

MIR 2014, Dok. 024