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Rechtsprechung: Markenrecht


BGH, Urteil vom 18.09.2014 - I ZR 228/12

Gelbe Wörterbücher - Schutz einer abstrakten Farbmarke für zweisprachige Wörterbücher (Langenscheidt)

MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5; ZPO § 148

Leitsätze:

1.

a) Eine Aussetzung des markenrechtlichen Verletzungsverfahrens im Hinblick auf ein gegen die Klagemarke gerichtetes Löschungsverfahren scheidet im Regelfall aus, wenn keine überwiegende Wahrscheinlichkeit für den Erfolg des Löschungsverfahrens besteht.

b) Eine gesteigerte Kennzeichnungskraft einer abstrakten Farbmarke ist nicht notwendige Voraussetzung für die Annahme einer markenmäßigen Verwendung des angegriffenen Farbtons.

c) Zwischen zweisprachigen Wörterbüchern und Sprachlernsoftware besteht hochgradige Warenähnlichkeit.

d) Nimmt der Verkehr auf den angegriffenen Produktverpackungen einen Farbton als eigenständiges (Zweit-)Kennzeichen und nicht als Teil eines zusammengesetzten Zeichens wahr, ist dieser Farbton isoliert der Prüfung der Zeichenähnlichkeit zugrunde zu legen.

2. Eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn eine markenmäßige Verwendung der beanstandeten Kennzeichen vorliegt. Bei der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf der Ware oder deren Verpackung kann davon nur ausnahmsweise ausgegangen werden. Die angesprochenen Verkehrskreise sind es in vielen Produktbereichen und Dienstleistungssektoren nicht gewohnt, der Verwendung einer Farbe in der Werbung oder auf einer Warenverpackung ohne Hinzutreten von graphischen Elementen oder Wortelementen einen Herkunftshinweis zu entnehmen, weil eine Farbe als solche in der Regel nicht zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen, sondern nur als Gestaltungsmittel verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 06.05.2003 - C-104/01, Slg. 2003, I-3793 - Libertel; BGH, Urteil vom 04.09.2003 - I ZR 23/01 - Farbmarkenverletzung I; BGH, Urteil vom 04.09.2003 - I ZR 44/01 - Farbmarkenverletzung II; BGH, Urteil vom 07.10.2004 - I ZR 91/02 - Lila-Schokolade; BGH, Urteil vom 22.09.2005 - I ZR 188/02 - Dentale Abformmasse; BGH, Beschluss vom 19.11.2009 - I ZB 76/08 - Farbe gelb). Eine Ausnahme von diesem Grundsatz kommt aber in Betracht, wenn der Verkehr aufgrund von Kennzeichnungsgewohnheiten auf dem in Rede stehenden Warengebiet oder Dienstleistungssektor an die Verwendung von Farben als Kennzeichnungsmittel gewöhnt ist (vgl. BGH, Beschluss vom 19.11.2009 - I ZB 76/08 - Farbe gelb) oder wenn die Farbe im Rahmen aller sonstigen Elemente in einer Weise hervortritt, dass die angesprochenen Verkehrskreise sie als Produktkennzeichen verstehen (vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2004 - I ZR 91/02 - Lila-Schokolade).

3. Das Bestehen von Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen und der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auszugehen, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; etwa BGH, Urteil vom 05.11.2008 - I ZR 39/06 - Stofffähnchen I; BGH, Urteil vom 24.02.011 - I ZR 154/09 - Enzymix/Enzymax).

4. Bei der Beurteilung der Warenähnlichkeit sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den in Rede stehenden Waren kennzeichnen; hierzu gehören insbesondere die Art der Waren, ihr Verwendungszweck und ihre Nutzung sowie die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle hergestellt werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufweisen, weil sie in denselben Verkaufsstätten angeboten werden (BGH, Urteil vom 15.01.2004 - I ZR 121/01 - d-c-fix/CD-FIX; BGH, Urteil vom 05.02.2009 - I ZR 167/06 - Metrobus).

5. Die Eintragung einer Marke als durchgesetztes Zeichen bedeutet nicht, dass der Marke im Verletzungsverfahren in jedem Fall zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Der Verletzungsrichter hat den Grad der Kennzeichnungskraft im Verletzungsverfahren selbständig zu bestimmen. Durch die Beurteilung der Registerinstanzen im Eintragungsverfahren zum Vorliegen von Schutzhindernissen und zur Verkehrsdurchsetzung ist der Verletzungsrichter nicht präjudiziert. Die Bindung des Verletzungsrichters an die Eintragung der Marke hat nur zur Folge, dass er der Marke nicht jeglichen Schutz versagen darf. Allerdings wird bei Marken, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen sind, regelmäßig von einer mindestens durchschnittlichen Kennzeichnungskraft ausgegangen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 25.01.2007 - I ZR 22/04 - Pralinenform I). Eine Kennzeichnungsschwäche kann für derartige Zeichen nur angenommen werden, wenn hierfür besondere tatsächliche Umstände vorliegen (vgl. BGH, Urteil vom 28.08.2003 - I ZR 257/00 - Kinder I; BGH, Urteil vom 02.042009 - I ZR 78/06 - OSTSEE-POST). Zu ermitteln ist die Kennzeichnungskraft hinsichtlich der Waren, für die die Marke als verkehrsdurchgesetzt eingetragen ist (vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009 - I ZR 167/06 - Metrobus).

6. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz auszugehen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein können, den das Kennzeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen hervorruft. Weiter ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 22.07.2004 - I ZR 204/01 - Mustang; BGH, Urteil vom 02.02.2012 - I ZR 50/11 - Bogner B/Barbie B). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einem Zeichen älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (vgl. EuGH, Urteil vom 06.10.2005 - C-120/04, Slg. 2005, I-8551 - THOMSON LIFE; BGH, Urteil vom 05.12.2012 - I ZR 85/11 - Culinaria/Villa Culinaria). Möglich ist aber auch, dass der Verkehr einen bestimmten Bestandteil als Zweitmarke versteht (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007 - I ZR 33/05, MIR 2008, Dok. 013 - THE HOME STORE). Dann ist dem Zeichenvergleich die Zweitkennzeichnung zugrunde zu legen.

MIR 2014, Dok. 101


Anm. der Redaktion: Leitsätze 1 a) - d) sind die amtlichen Leitsätze des Gerichts.
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Bearbeiter: Rechtsanwalt Thomas Gramespacher (Google+ Profil)
Online seit: 26.09.2014
Kurz-Link zum Artikel: http://miur.de/2635
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